JN江南·(中国区)体育官方网JN江南·体育网页版江南JNSport体育站-JNSPORTS代理四江南·体育中国官方网站江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版川华光公司专利确权案中,宣告涉案专利无效,该案经JNSPORTS江南JN江南·体育网页版过一审和二审,近期收到最高江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南JNSport体育人民法院(2024)最高法知行终366号判决江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站书,判决驳回上诉人的上诉请求,本案最终江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版获得最高人民法院支持,维护了客户的利益。
基本案情
涉案专利涉及一种膨胀螺栓套件,系用于江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版家具木板之间连接的连接部件。涉案专利授权公告时JNSPORTS江南JN江南·体育网页版江南JNSport体育的权利要求书共有10项权利要JNSPORTS江南JNSPORTS江南JN江南·体育网页版求,其权1-3如下:
“1. 一种膨胀螺栓套件,包括螺JNSPORTS江南江南JNSport体育JNSPORTS江南JNSPORTS江南栓和膨胀套管,螺栓与膨胀套管相套接,所述膨胀套管JNSPORTS江南JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站的一端设置有膨胀部,膨胀部设有纵向切江南JNSport体育江南JNSport体育江南·体育中国官方网站口,纵向切口沿所述膨胀部的周圈均布,JNSPORTS江南JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南将膨胀部分割成能够向外膨胀的膨胀块;其特征江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南在于:所述螺栓包括螺杆和螺栓头,所述螺杆包JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站括靠近所述螺栓头一端的光杆部和设置于光杆部江南·体育中国官方网站江南JNSport体育另一端的螺纹部,所述光杆部外壁光滑,所述螺纹部江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版外壁设置有外螺纹;所述膨胀套管包括两个对合JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站江南JNSport体育江南JNSport体育的半管,每个半管包括上、下两个部分,所江南JNSport体育JN江南·体育网页版述半管间通过锁扣结构连接合为一体。
2. 根据权利要求1所述的膨胀螺栓套件,其JNSPORTS江南江南JNSport体育特征在于:所述膨胀套管对的半管结构相同JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JNSPORTS江南,半管的两侧边上分别设置有锁JN江南·体育网页版江南JNSport体育扣结构,所述锁扣结构包括卡扣,所述卡扣包括插接孔江南·体育中国官方网站江南JNSport体育和相匹配的嵌齿,卡扣有2对,JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站卡扣设置在所述膨胀套管的一端,所述插江南JNSport体育江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版接孔和嵌齿分别对应设置在每个半管两侧JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站边上,所述嵌齿上设置有一凸条,所述凸条在所述嵌江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站江南JNSport体育齿插入插接孔后嵌入所述插接孔而卡住,所JNSPORTS江南江南JNSport体育JNSPORTS江南述半管的上部分的嵌齿能够套入所述半管的下部分的插江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版接孔,所述半管的下部分的嵌齿能够套江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南入所述半管的上部分的插接江南JNSport体育JNSPORTS江南JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站孔,所述嵌齿和插接孔插接使所述JN江南·体育网页版JNSPORTS江南膨胀套管的两个半管合为一体。
3. 根据权利要求1所述江南JNSport体育JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版的膨胀螺栓套件,其特征在江南JNSport体育江南JNSport体育江南JNSport体育于:所述两个半管其间一侧通过连接筋铰接江南JNSport体育江南JNSport体育连为一体,与半管铰接侧的相对侧设有锁扣结江南JNSport体育江南·体育中国官方网站构,所述卡扣包括插接孔和相匹配的嵌齿,卡扣江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育有1对,所述插接孔和相匹配的嵌齿分别设置在江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版江南JNSport体育连接筋的相对侧的上、下两部分的两侧边上,卡扣设置江南JNSport体育江南JNSport体育江南JNSport体育在所述膨胀套管的一端,所述嵌齿上设置有一JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育凸条,所述凸条在所述嵌齿插入插江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站接孔后嵌入所述插接孔而卡住,所述半管的上JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站或下部分的嵌齿能够套入所述半管的下或江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站上部分的插接孔,所述嵌齿和插JN江南·体育网页版江南JNSport体育JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站接孔插接使所述膨胀套管的两个半管合为一体。江南JNSport体育江南JNSport体育江南JNSport体育所述锁扣结构还包括设置在所述膨胀套管另一端的江南JNSport体育JNSPORTS江南JN江南·体育网页版凹槽接口和与之匹配的凸起插头,所述凹槽接口和所述江南JNSport体育江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站凸起插头分别相对应的设置在所江南·体育中国官方网站江南JNSport体育述上/下部分和下/上部分的膨江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站胀部的两侧边上的侧壁中,两者插接成一体,使所述JN江南·体育网页版JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站江南JNSport体育膨胀套管的两个半管合为一体。”
本案用于请求宣告涉案专利无效的最接近对比JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南文件系专利权人的另一件发明专利申请,该对比文件与JNSPORTS江南江南JNSport体育江南·体育中国官方网站涉案专利优先权文件申请日是同江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南一天。因此该案双方的争辩焦点集中于涉案专利是否享JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版有优先权以及以此为基础的创造性评JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版江南JNSport体育价。国知局认定,因涉案专JN江南·体育网页版江南JNSport体育利独立权利要求中限定的“锁扣结构”以及从属权利要江南JNSport体育JN江南·体育网页版求中进一步限定的具体的锁扣结JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版构,如“卡扣”“插接孔和相配合的嵌齿”以及“JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站江南JNSport体育嵌齿的凸条”等特征,在优先权文件中均没有江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南记载,甚至笼统或者含糊的阐述也未涉及,从优先权文JNSPORTS江南JN江南·体育网页版江南JNSport体育JNSPORTS江南件的附图也无法直接地、毫无疑义的确定这些内容江南JNSport体育江南JNSport体育江南·体育中国官方网站,因此涉案专利与优先权文件不具有相同主JN江南·体育网页版JNSPORTS江南JNSPORTS江南题,涉案专利不能享有优先权。在此基江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育础上,认定该对比文件结合其他证据、公知常江南·体育中国官方网站江南JNSport体育JNSPORTS江南识,涉案专利的全部权利要JNSPORTS江南JNSPORTS江南求均不具有创造性,宣告涉案专利无效。
专利权人不服提起行政诉讼,江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版一审、二审法院均判决维持案涉无效决定。
权利人在二审上诉时提出:被诉江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版决定和一审判决在认定涉案专利是否享有优先权江南JNSport体育江南JNSport体育与是否具备创造性时采用了完全不同的标准;江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版对于权利要求1优先权不成立的认JNSPORTS江南JNSPORTS江南江南JNSport体育定属于事实认定错误,认为从优先权文件的附图中JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站,能够看出锁扣结构的具体结构“凹槽接口和与之JNSPORTS江南JN江南·体育网页版匹配的凸起插头”。
对此,二审判决认为:(1JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南)在判断先后申请是否涉及相同主题时,JN江南·体育网页版JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版需要判断在后申请中各项权利要求的技JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站术方案是否清楚地记载在在先申请中。所谓“清江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站江南JNSport体育楚地记载”不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版JNSPORTS江南了申请的权利要求所述的方案即可,但是,如果在江南·体育中国官方网站江南JNSport体育先申请只是作了笼统或含糊的阐述,甚至仅仅只有暗JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南示,而要求优先权的申请增加了对这一或江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版这些特征的详细叙述,以至于所属领域技术人员认为该江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JNSPORTS江南方案不能从在先申请中直接JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版和毫无疑义的得出,则在先申请不能作江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南江南JNSport体育JNSPORTS江南为在后申请要求优先权的基础。(2)相同主题的判江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南断还要审查技术特征的外延是否相同。如果在后申JN江南·体育网页版JNSPORTS江南JN江南·体育网页版请是在在先申请所对应的下位概江南JNSport体育JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站念技术特征基础上进行的上位概括,所述概括使其JNSPORTS江南JNSPORTS江南JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站涵盖了在先申请中并未包括江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南JN江南·体育网页版JNSPORTS江南的其他技术方案,使二者的技术方案不江南·体育中国官方网站江南JNSport体育同,则在后申请与在先申请也不江南·体育中国官方网站江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南JNSport体育属于相同主题。
本案看点
本案争议焦点之一就是涉案专利技术方案是JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站否应当享有在先申请的优先权,尤其是在在先申请江南JNSport体育JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站文件仅公开了下位概念技术特征的情况下,在后申请能JNSPORTS江南江南JNSport体育江南JNSport体育江南JNSport体育否基于在先申请的下位概念,享有上位概括的优先JNSPORTS江南JNSPORTS江南权。
专利法第二十九条第二款规定“申请人自发明或者JN江南·体育网页版江南JNSport体育实用新型在中国第一次提出专江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部江南·体育中国官方网站江南JNSport体育门就相同主题提出专利申请的,可以享有优江南JNSport体育JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站先权。”据此,在后申请是否应当江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站享有优先权,其判断标准是二者江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南JN江南·体育网页版是否涉及“相同主题”。根据《专JN江南·体育网页版江南JNSport体育利审查指南》第二部分相关规定,所谓“相同主题江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南”是指技术领域、所解决的技术JNSPORTS江南JNSPORTS江南JNSPORTS江南问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者JN江南·体育网页版JNSPORTS江南JN江南·体育网页版实用新型。但应注意这里所谓的相同,并JNSPORTS江南江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。[i]相同主题的核实,即判断在后申请中各项权利江南JNSport体育JN江南·体育网页版JNSPORTS江南要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的江南JNSport体育江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南JN江南·体育网页版文件(说明书和权利要求书,不包括摘要) 中。但是JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版,如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些江南JNSport体育JN江南·体育网页版技术特征只作了笼统或者含糊的阐述,甚至仅JNSPORTS江南江南JNSport体育仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南JNSport体育一或者这些技术特征的详细叙述,以江南JNSport体育JN江南·体育网页版致于所属技术领域的技术人员认为该技术方JNSPORTS江南JNSPORTS江南案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育JNSPORTS江南,则该在先申请不能作为在后JNSPORTS江南江南JNSport体育江南JNSport体育江南·体育中国官方网站申请要求优先权的基础。[ii]
前述规定对于要求优先权在后申请与在先申请是否JN江南·体育网页版江南JNSport体育JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版具有“相同主题”的判断提供了JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站法律依据。但是,在实践中对于“相同主JN江南·体育网页版江南JNSport体育JNSPORTS江南题”仍然可能会存在不同的理解。比如江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站江南JNSport体育在本案中专利权人就提出,优先权JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站判断与新创性判断应采用相同的标JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版准,对在先文件公开内容的认江南·体育中国官方网站江南JNSport体育定应当遵循完全一致的标准。
二审判决否定了专利权人的观点,强调优江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版先权判定中“相同主题”的判断还要审查技江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版术特征的外延是否相同:若JN江南·体育网页版江南JNSport体育在后申请是在在先申请所对应的下位概JN江南·体育网页版江南JNSport体育念基础上进行的上位概况,所述概括使其涵盖JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站了在先申请中并未包括的其他技术方案,使二者的技江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站术方案不同,则在后申请与在先JNSPORTS江南江南JNSport体育JN江南·体育网页版申请也不属于相同主题。
二审判决实际上也确认了有关优先权“相同主题”JNSPORTS江南JNSPORTS江南JNSPORTS江南JN江南·体育网页版的判断与有关新颖性“同样的发明江南JNSport体育江南·体育中国官方网站江南JNSport体育江南·体育中国官方网站创造”判断二者的区别。即“相同JNSPORTS江南江南JNSport体育江南JNSport体育主题”的判断要求更为严格,优先权文件与江南JNSport体育JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南在后申请的内容对应性要求更高;而“同样的发明JN江南·体育网页版JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版创造”判断要求则相对宽松。从理论上分析,也支持同JNSPORTS江南JNSPORTS江南样的结论。
首先,从“相同主题”和“同样的JN江南·体育网页版江南JNSport体育发明创造”的定义看,前者要求“技术领域、所江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同”,后者JNSPORTS江南JNSPORTS江南江南JNSport体育要求“技术领域、所解决的技术问题、技JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版术方案和预期的效果实质上相同”。前者江南·体育中国官方网站江南JNSport体育判断标准更为严格。
其次,认定优先权文件公开的内容和现有技术公开江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版的内容,实际上也是进行“相同JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版主题”和“同样的发明创造”江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南JNSPORTS江南JN江南·体育网页版的判断(显而易见性属于更进一步的判断,暂JNSPORTS江南江南JNSport体育不讨论),以确定“优先权”成JN江南·体育网页版JNSPORTS江南立与否以及涉案专利是否具有新江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南创性。前者因先申请原则的原因,不JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育江南·体育中国官方网站能将优先权文件未公开的方案要求江南JNSport体育江南JNSport体育优先权,例如若优先权文件仅公开了JN江南·体育网页版江南JNSport体育江南JNSport体育JN江南·体育网页版某特征的下位概念,在后申请文件就不能要求其上位概江南·体育中国官方网站江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版念的优先权,用以涵盖优先权文件JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版JNSPORTS江南未记载的内容,因二者不属于“相同主题”;而后JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版江南JNSport体育者在先公开的下位概念可以认为破坏了在后江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育申请专利技术方案的上位概念的新颖性和创造性。即江南JNSport体育江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南使用公开了同样的内容的在先申请JNSPORTS江南江南JNSport体育江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南,前者可能得出不属于“相同主题”结论,而后者却可JNSPORTS江南江南·体育中国官方网站能属于“同样的发明创造”。基于不同的判断JN江南·体育网页版江南JNSport体育标准,对于在先文件审查的侧重点也JNSPORTS江南JN江南·体育网页版江南·体育中国官方网站JN江南·体育网页版会有所不同。
二审判决以案例的方式,对“相江南JNSport体育江南JNSport体育JNSPORTS江南江南JNSport体育同主题”的判断提供一种新的裁判规则江南JNSport体育江南JNSport体育,为后续相关案件的审理提供了参考案例。江南·体育中国官方网站JNSPORTS江南JNSPORTS江南JN江南·体育网页版
【参考文献】
[i] 参见《专利审查指南》第二部分第三章江南JNSport体育JNSPORTS江南JNSPORTS江南JN江南·体育网页版第4.1.2节
[ii] 参见《专利审查指JN江南·体育网页版JN江南·体育网页版南》第二部分第八章第4.6.2节